法官告诉你，为什么专利有效但无用？

导读

这是一篇美国科律律师事务所「Cooley LLP」的英文文章，我(微IP)将文章翻译成中文。产品或服务的「自由实施」分析是专利工作的一个重要部分，做好「自由实施」分析对把控专利风险尤为重要。对于创业公司而言省时省钱尤为重要，对此，这篇文章「四步指南」来快速完成「自由实施」分析。

新创企业的成功取决于避免昂贵且费时的专利诉讼。成熟的公司通常聘请专利律师来提供特定产品或服务的「自由实施」意见，这基于对专利领域的全面审查和分析。专利律师提供的「自由实施」意见价格非常高，而大多数初创公司却入不敷出。如果你正在寻求管理潜在的专利风险，而负担不起彻底的法律审查，可以考虑用以下「四步指南」来调查专利、评估风险，并最小化竞争对手对你的项目「自由实施」的影响。

1.识别关键竞争对手

Identify Key Competitors

列出公司最直接的竞争对手，包括提供相似产品的公司，也包括可能受公司进入市场影响的公司。

2.检查竞争对手的专利

Check Competitor Patents

使用诸如「Google Patents」或者「Free PatentsOnline」等工具，以竞争对手的名称和描述你公司技术的最佳关键词搜索竞争对手的专利。识别出与你的产品最相关的专利，并判断你的产品是否落入这些专利的权利要求，权利要求是专利结尾部分编号的段落。

3.检查诉讼历史

Check Litigation History

如果你认为竞争对手的专利与你的业务相关，用竞争对手名称、专利、诉讼或侵权等关键词在Google搜索专利的诉讼历史，尤其是竞争对手作为原告的诉讼。许多公司将专利作为防御性工具，不主动行使其专利权。例如，Twitter采用了「Innovator’s Patent Agreement」，禁止主张公司拥有的专利，除非是首先获得个体发明人许可的专利。见github.com/twitter/innovators-patent-agreement。Google也使用了类似的「Open PatentNon-Assertion Pledge」：google.com/patents/opnpledge/pledge。

4.评估风险并考虑规避方案

Assess Risk and ConsiderEvasive Action

如果你认为你的产品的核心部分可能落入竞争对手的一个或多个专利，并且竞争对手可能会对你行使其专利权，则可以可考虑以下问题：

你是否是免责?组件供应商为他们产品承担赔偿责任(例如，提供「限于使用」的责任)，但是并不包括使用他们产品作为部件的更大的专利产品。如果你不是免责的，考虑你是否需要从可以使你免责的第三方取得整个潜在侵权的组件，以及这样做给你的业务带来的影响。

是否可以规避设计?只有当专利的所有限定都在被控产品中体现才构成专利侵权。专注于保护范围最大的权利要求，考虑为避免侵权或降低侵权风险而调整产品的时间和成本。

是否能够获取专利许可?如果规避设计不可行，可以考虑主动寻求许可的利弊。这个选择通常没有吸引力，除非你认为你能够以合理的条件获取许可(例如，因为专利覆盖行业标准，所以可供任何公司许可)，并且你的业务可行性取决于获取许可。

是否值得购买保险?对于没有专利诉讼历史的小公司，保险费是非常合理的。如果专利诉讼对你不利，有保险可以将诉讼从「公司的赌博」转变成「可管理的麻烦」。

如果这些选择都不恰当，你可能正面临「潜在商业风险」，这时候应该联系律师征求意见。如果你能够证明专利是无效的，美国专利商标局提供了挑战已授权专利有效行的程序，但是这个程序需要大量的时间和金钱。或者，定期重新探讨这些问题，并重新评估你的具体情况。